La valeur des marques de commerce dépend de leur capacité à agir en tant qu'indicateur de source pour les marchandises et services qui s'y rattachent et de l'achalandage qui en découle. L'emploi ou l'enregistrement, par une tierce personne, d'une marque de commerce qui crée de la confusion peut diminuer cette valeur en réduisant le caractère distinctif de la marque établie, ce qui entraine une réduction de l'achalandage ou du pouvoir de séduction dans l'esprit des consommateurs entre les marchandises et services et le propriétaire de la marque de commerce. C'est pour cette raison que les propriétaires de marques de commerce doivent être vigilants et empêcher les tiers d'adopter ou d'enregistrer des marques de commerce susceptibles de créer de la confusion. Il est aussi prudent de considérer le risque de créer de la confusion lorsque l'on choisit une nouvelle marque de commerce.

Comme aux États-Unis et dans l'Union européenne, le test de la confusion au Canada est régi par une interdiction légale d'enregistrer ou d'employer toute marque de commerce créant de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée ou enregistrée. Le test pour déterminer la confusion au Canada consiste en une liste non-exhaustive de facteurs. L'article 6(5) de la Loi sur les marques de commerce prévoit que la confusion doit être déterminée en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris cinq facteurs particuliers. Son libellé est le suivant :

6(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

(a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
(b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
(c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
(d) la nature du commerce;
(e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Dans presque toutes les procédures, devant un tribunal ou devant la Commission des oppositions, où il est question de confusion à l'égard de marques de commerce au Canada, le décideur considère chacun des cinq facteurs de l'article 6(5). Cependant, à cause du langage non-exhaustif de cette disposition, les tribunaux ont développé une litanie de circonstances additionnelles qu'il est permis de prendre en compte. Il est important de bien connaître ces circonstances car elles peuvent renforcer ou contredire la conclusion initiale découlant d'une évaluation des seuls facteurs énumérés dans l'article 6(5). On dit souvent que le facteur le plus important est le degré de ressemblance. Toutefois, le poids relatif qu'aura chacun des facteurs énumérés et additionnels dépend des faits.

Voici certaines des circonstances qui ont été prises en compte dans des procédures de marques de commerce au Canada :

• des antécédents d'emplois concurrents sans indication de confusion significative,
• réelle confusion,
• l'emploi par une tierce personne de marques de commerce similaires ou identiques,
• le dépôt de demandes d'enregistrement ou l'enregistrement, par une tierce personne, de marques de commerce similaires ou identiques,
• la marque de commerce est-elle renommée?
• la production, comme élément de preuve, de sondages démontrant la probabilité de confusion ou son absence,
• la couverture médiatique distinguant les marques de commerce,
• la présence de désistements, et
• l'existence d'une famille de marques de commerce.

Les circonstances peuvent avoir joué un rôle prédominant dans la décision A & W Food Services of Canada c. McDonald's, dans laquelle la Cour fédérale du Canada a considéré la probabilité de confusion de la marque de commerce CHICKEN MCGRILL de la société McDonald's avec la marque CHICKEN GRILL de la société A&W. À l'égard des cinq facteurs énumérés, les marques ont été jugées comme étant, à la fois, « évidemment similaires » et « suggérant des qualités et des caractéristiques similaires ». Les parties vendaient « virtuellement les mêmes marchandises (sandwich au poulet grillé), et la marque de A&W avait été employée au Canada depuis 1988, tandis que la marque de McDonald's n'avait été employée que depuis 2001. À l'égard de considérations apparemment moins pertinentes, la Cour a jugé que la marque d'A&W n'avait que peu de caractère distinctif inhérent et, bien que les deux entreprises opéraient dans le même commerce, chacune ne vendait ses marchandises que dans ses propres locaux. Alors que les cinq facteurs énumérés semblaient favoriser A&W, la Cour a rejeté l'action d'A&W. Le facteur prédominant semble être la preuve suggérant qu'il n'y avait pas de confusion entre les marques de commerce à un degré significatif. Se fiant à la preuve récoltée auprès de clients et à des sondages produits par A&W, la Cour, à maintes reprises, a déclaré qu'il y avait trop peu de preuve que les consommateurs pouvaient confondre les deux marques de commerce. En guise de conclusion, le juge a admis qu'il existait, dans les circonstances en l'espèce, une possibilité de confusion. Cependant, il a jugé que la preuve ne suffisait pas pour étayer la cause d'A&W.

Une autre décision dans laquelle les circonstances additionnelles ont joué un rôle important est Wrangler Apparel Corp. c. Big Rock Brewery Limited Partnership. Dans cette cause, le fabricant de vêtements a contesté une demande d'enregistrement de la marque projetée WRANGLER pour emploi en liaison avec de la bière. Dans son analyse des cinq facteurs énumérés, la Cour a jugé que le caractère distinctif de la marque de commerce et la durée de l'emploi favorisaient l'opposant et que les marques étaient identiques. Par contre, il fut décidé que la nature différente des marchandises et du commerce favorisaient le requérant. Une circonstance pertinente a été que la marque de l'opposant était renommée pour des jeans. Toutefois, le facteur décisif a semblé être le fait qu'il existait des demandes d'enregistrement et des enregistrements, appartenant à des tiers, visant la même marque de commerce. La Cour s'est arrêtée longuement sur la circonstance additionnelle que plusieurs autres personnes étaient libres d'utiliser la marque WRANGLER en liaison avec leurs propres marchandises sans causer de confusion. Ces autres marques constituées du mot WRANGLER incluaient la marque déposée de Chrysler pour des véhicules, la marque déposée de Goodyear pour des pneus et la marque déposée d'une autre entreprise pour du tabac sans fumée. L'existence de ces marques appartenant à des tiers a amené la Cour à la conclusion qu'un consommateur voyant la marque WRANGLER apposée sur un contenant de bière n'associerait pas spontanément ce produit à l'opposant Wrangler Apparel. Si l'opposant avait été le seul à employer la marque WRANGLER au Canada, le résultat aurait pu être différent.

En résumé, il est important de ne pas se limiter aux seuls facteurs énumérés à l'article 6(5) lorsque l'on applique le test de la confusion au Canada. Il faut plutôt prendre en compte toutes les circonstances pertinentes, incluant les cinq facteurs énumérés si l'on veut faire une évaluation correcte de la probabilité de confusion, et le dépôt d'éléments de preuve et d'arguments sur les circonstances additionnelles applicables pourrait devenir le facteur décisif dans une opposition ou une action en contrefaçon de marque de commerce.

Daniel M. Anthony, Ottawa

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